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域外法治

美国案例简讯-RLMK-0114 美国专利商标局(USPTO)对知识产权(IPR)的行政决定是“最终和不可上诉的”域外法治

时间:2015-01-01   出处:  作者:  点击:

美国案例简讯-RLMK-0114   1/1/2015

 

美国专利商标局(USPTO)对知识产权(IPR)的行政决定是“最终和不可上诉的”

 

 

对于PTO和上诉委员会(PTAB)有关IPR的审查,美国联邦法院是否有管辖权?美国维吉尼亚州东区联邦法院根据法规称因其缺乏管辖权;并发现相关法规的语言是“相当明确”的,就是USPTOIPR的诀定是最终的,是不可上诉的。Dominion Dealer Solutions, LLC v. Lee, Civil Action No. 3:13CV699 (E.D. Va., Apr. 18, 2014) (Payne, J.).

 

在加州联邦法院Auto Alert Dominion Dealer SolutionsDominion)起诉,称Dominion涉嫌侵犯其五项专利。对此,DominionUSPTO针对这五项专利提出请愿要求USPTO审核该五项专利有效性。向USPTO提出IPR请愿同时,Dominion也在加州联邦法院提出暂缓专利侵权诉讼的动议。加州法院核准“暂停侵权案专利诉讼,包括任何的上诉。”PTAB拒绝DominionIPR的请愿。之后Dominion提出请求重审其请愿,也被PTAB拒绝。

 

然后Dominion遵从行政程序法(APA),在维吉尼亚州联邦法院提起诉讼,声称PTAB的决定是独断的,反复无常的,滥用自由裁量权的,违反了法律。PTO提出反驳动议,称联邦法院因缺乏管辖权,法院需以驳回。

为解决PTO的动议,维吉尼亚州联邦法院解释本案需引用两法规:APA的部份,美国最高法院曾表示需“赋予一个诉讼原因”, 用以对行政机构的诀定可以提出诉讼要求司法审查;Leahy-Smith America Invents ActAIA)的部份则给予PTO为管辖处理专利的审查机构。

 

APA法案提供司法对行政机构的诀定有经由司法诉讼审查的能力,联邦法院指出,APA在授予司法审查上还是有一些限制。例如当其他法规排除司法审查时, 就会有所限制。为了决定是否和在何种程度上被特定的法规排除司法审查,联邦法院得看法规的明确语言,以及其法规计划的结构,相反的,有时还涉及其立法的历史和行政诉讼的本质。联邦法院认为,在APA下有一个很强的推定,即国会准许用司法诉讼挑战行政机构决定审查权。

 

维吉尼亚州联邦法院发现,AIA不同意这种很强的推定,并拒绝Dominion的论点。法院发现AIA的措辞:“USPTO所决定的关于是否寻求此部份所指的当事人之间的审查应是最终的,和不可上诉的”- 这点是“非常明确的。”

 

按联邦法院驳回Dominion的说法,Dominion说其在维吉尼亚州联邦法院案件不算是上诉,事实上Dominion做出了法律战术策略,称其提交为投诉而非“上诉”,以避免触发最终在加州联邦法院的暂停。

联邦法院也驳回Dominion的论点,其声称法规并没排除有些PTAB法律问题可以寻求维吉尼亚州联邦法院上诉。但新AIA的立法显示国会打算以AIAIPR的来方式处理,以降低专利诉讼在联邦法院的数量和简化专利管理的过程。

 

联邦法院更进一步驳回Dominion的论点,即“最终和不可上诉的”语言只是排除决定授予IPR,并不适用于决定拒绝IPR。联邦法院再次依照AIA本身明确的语言,认为Dominion的立场“显然是站不住脚的。”

 

© Copyright 2014 Kao H Lu                    www.ryderlu.com

 

请参考:

http://www.reexamlink.com/wp-content/uploads/2014/04/EDVA-order-dismissing-Old-Dominion-APA-Action.pdf

  

中国知识产权司法保护网(知产法网)主编


蒋志培 中国人民大学法学博士,曾在英国伯明翰大学法学院、美国约翰马歇尔法学院任高级访问学者,中国人民大学法学院、北京外国语大学法学院兼职教授,中国知识产权司法保护网主编、国家社科基金评审委员会专家,最高人民检察院民行诉讼监督案件专家委员会委员,2014年、2015年受美国约翰马歇尔法学院、中国驻加拿大使馆和加方科技部邀请参加知识产权法律和创新论坛并演讲,2013年12月获得中国版权事业卓越成就奖。