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案例分析

克服商标驳回新思路——通过放弃半项商品使得剩余部分获得注册案例分析

时间:2015-03-20   出处:中国知识产权网  作者:  点击:
【案情要点】

 

  在基于相对理由的商标驳回复审案件中,如果被驳回的某一个商品项目横跨多个类似群组,有可能通过主动放弃“半项”商品来减少横跨的类似群的数量,进而避开与引证商标指定商品的冲突,使得剩余的“半项”商品获得注册。

 

  

  【案件背景】

 

  PLANMECA OY(以下简称为“申请人”)在第10类商品上通过马德里体系指定中国的国际注册号为G1039638的商标“SINGLED”(以下简称“评审商标”)被商标局基于类似商品上的在先商标“Single”(以下简称“引证商标”)驳回其在指定商品“外科、医疗、牙科以及兽医用器械和仪器”上的注册。

 

  超凡律师接受申请人的驳回复审委托后,查看了评审商标及引证商标指定商品在中国商标局网站上的记录,发现评审商标被驳回的那项商品“外科、医疗、牙科以及兽医用器械和仪器”由于外延宽泛而被划分到了1001、1002、1003和1004四个类似群组,而引证商标的指定商品归属于1001、1006和1007三个群组,两者商品其实只在1001这一个群组上构成冲突。此外,办案律师也了解到申请人的主营业务是“牙科器械和仪器”,申请人其实并不关注兽医用器械和仪器,以及牙科以外的其他器械和仪器。“牙科器械和仪器”是归属于1002群组的商品项目,本身不应该与1001群组上的引证商标相冲突,但由于申请人在提交商标申请时将该项商品与其他多项商品放到一起组成了一项外延很宽泛的商品项目,进而导致了因为该项中的非核心商品被阻碍而导致核心商品被“牵连”。如果申请人当初将其被驳回的这一项商品项目“外科、医疗、牙科以及兽医用器械和仪器”拆分为“外科、医疗以及兽医用器械和仪器”和“牙科用医用器械和仪器”两项,申请人的核心商品“牙科用医用器械和仪器”将不会遇到引证商标的阻碍。

 

  多年的行业工作经验表明:商标局和商评委基本不允许放弃或者注销“半项”商品项目,对商品项目“自由处分”时的最小单位是“一个整项”。理由其实也很好理解,那就是,既然提交申请时贪大求全在一项商品中包揽好多项目而占了便宜(许多情况,商标申请指定商品项目超出特定的个数需要多交费用),就应当承担“有可能相互牵连”的不利后果。

 

  但是,就本案来讲,由于引证商标和评审商标很近似,很难通过争辩商标不近似而获胜,如果不能够通过放弃半项商品而避开冲突的1001群组,复审将很难获胜。相反,如果放弃“半项”商品的做法能够最终获得商评委的认可,评审商标将肯定获得在核心商品上的注册。因此,办案律师最终提出了这样创新性的建议并得到了申请人的同意,也最终得到了商评委的认可。

 

  【案件小结】

 

  对于直接向中国商标局提交的“国内商标”申请,由于商标局在“商品的规范性审查”阶段要求严格,很少接受一项不标准的或者外延很宽泛的商品项目,因此,也很少出现本案中的一项被驳回商品横跨几个群组的情形。但是,对于通过马德里体系指定中国的“国际商标”申请,由于商标局在商品审查时的标准相较于对国内商标要宽松许多,因此,会出现一些类似于本案中的一项商品横跨几个群组的情形,例如,第9类上的国际商标申请中经常看到的一项很宽泛的商品描述“科学、航海、测量、摄影、电影、光学、衡具、量具、信号、检验(监督)、救护(营救)和教学用具及仪器”横跨第9类的多个群组。如果遇到类似驳回情形,可以积极考虑上述思路。

 

  从上述案件我们也看到了商评委在审理案件时也体现出了灵活、创新和更人性化的做法,既坚守了审查标准,也在最大程度上保护了商标申请人的权利。相应地,商标代理律师遇到新情况时也应该大胆提出并尝试解决问题的新思路。(中国知识产权网 超凡知识产权代理供稿 作者:刘小明  转载请注明中国知识产权网,和本稿来源与作者并注明本网链接:http://www.cnipr.com/sfsj/pljx/201503/t20150320_187386.htm 与链接:http://z.chofn.com/news/anpingjujiao/72.html


中国知识产权司法保护网(知产法网)主编


蒋志培 中国人民大学法学博士,曾在英国伯明翰大学法学院、美国约翰马歇尔法学院任高级访问学者,中国人民大学法学院、北京外国语大学法学院兼职教授,中国知识产权司法保护网主编、国家社科基金评审委员会专家,最高人民检察院民行诉讼监督案件专家委员会委员,2014年、2015年受美国约翰马歇尔法学院、中国驻加拿大使馆和加方科技部邀请参加知识产权法律和创新论坛并演讲,2013年12月获得中国版权事业卓越成就奖。