一、案情简介[2]及相关问题
“锦竹JINZHU及图”商标（注册号：212759，以下简称“争议商标”）由四川省璧山县酒厂于1984年2月15日提出注册申请，于1984年9月15日核准注册在第33类酒类商品上，1999年10月转让予四川省绵竹绵窖酒厂，2000年7月又转让予重庆传世实业有限公司，2008年9月转让予深圳市宝松利实业有限公司（以下简称“宝松利公司”）。自1998年以来，四川省绵竹绵窖酒厂与宝松利公司通过转让、许可使用该商标，仿冒四川绵竹剑南春酒厂有限公司（以下简称“剑南春公司”）“绵竹大曲”白酒的包装、装潢，生产、销售“锦竹大曲”白酒，引起了市场的混乱。
2010年6月7日，剑南春公司以第112495号“绵竹及图”商标为引证商标（以下简称“引证商标”或“驰名商标”），根据《商标法》第13条第2款及第41条第2款的规定，对“锦竹JINZHU及图”商标提起争议申请。2012年7月，商标评审委员会裁定认为，争议商标构成对引证商标驰名权利的侵犯，对争议商标予以撤销。宝松利公司不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。2012年12月18日，北京一中院作出行政判决，维持了商评委的裁定。事后，双方当事人均未上诉，目前判决已经生效。
“锦竹JINZHU及图”商标争议案涉及到了商标确权领域的许多疑难复杂问题，包括：新旧商标法的选择适用问题；《商标法》第13条第2款在相同或类似商品上的适用问题；2001年《商标法》修订之前的驰名商标保护问题；“恶意注册”驰名商标中“恶意”的认定问题等等。由于前述问题在相关论文中已有论述[3]，本文仅就该案所涉及的《商标法》第41条第2款中“恶意注册”的理解与适用进行分析与探讨。
二、本案涉及的“恶意注册”问题分析
由于本案争议商标注册于1984年，而剑南春公司于2010年才提起争议申请，早已超过了5年的争议期限。因此，对于剑南春公司来说，要想突破争议期限的限制，只有适用《商标法》第41条第1款或第41条第2款“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”的规定。由于目前司法实践中的主流观点认为，第41条第1款仅适用于因绝对事由提起的争议案件，因此对于本案而言，较为妥当的做法是依据《商标法》第13条第2款及第41条第2款“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”的规定提起争议。而要符合“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”的规定，其中一个重要环节就是要证明争议商标系“恶意注册”。
在本案中，对于剑南春公司来说，证明争议商标系“恶意注册”存在以下难点：由于本案争议商标申请注册于1984年，距离提起争议申请时已有26年，要证明一个二十多年前的行为存在恶意，显然是一个十分艰巨的任务。因此首先，如果没有其他证据能够证明争议商标注册人存在恶意，那么争议商标与引证商标的近似是否可以直接推定注册的恶意。其次，争议商标经过多次转让，历任受让人受让该商标都具有明显的恶意，此恶意是否可以纳入“恶意注册”的考虑范畴。第三，宝松利公司长期使用争议商标生产销售“锦竹大曲”，多次被行政司法机构判定侵犯了“绵竹及图”商标的驰名权利，宝松利公司的侵权行为能否证明“恶意注册”。
（一）商标相同或近似是否可以直接推定注册恶意
《商标法》第41条第2款规定：“已经注册的商标，违反本法第十三条……规定的，自商标注册之日起五年内，商标所有人或者利害关系人可以请求商标评审委员会裁定撤销该注册商标。对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制。”即违反第13条规定的，其争议期限受5年限制，但恶意注册的，不受5年限制。从法条之间的内在逻辑来看，第13条与第41条第2款的“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”之间存在层次递进关系，后者是在前者的基础上增加了对注册人主观意识方面的要求。如若争议商标与驰名商标相同或近似即能推定恶意存在，则第41条第2款“恶意注册”的规定就显得多余，两个法条之间的逻辑关系也会混乱不清。[4]因此，从法律条文本身的角度理解，商标相同或近似与商标恶意注册是两个不同的问题，争议商标与驰名商标相同或近似不能直接推定其注册恶意，而需另行提供其他证据证明注册存在恶意。在“MONIHAO及图”商标争议案[5]中，二审法院即秉持了这一思路，其判决书中写到：“即使博内特里公司是驰名商标所有人，博内特里公司也必须证明争议商标的申请注册具有主观恶意才能基于争议商标注册违反《商标法》第十三条提出撤销申请，从而不受五年的时间限制。但是博内特里公司并无充分证据证明原注册人陈国鸿在1995年8月21日申请注册争议商标时存在主观恶意。在此情况下，本院对争议商标与引证商标是否构成近似的问题已无必要进行评判。”
但是，注册恶意毕竟是行为人的主观心理状态，如果严格遵守上述法律逻辑，无疑将加重驰名商标权利人的举证负担，大量驰名商标将因权利人的举证不能无法受到保护。因此，在司法实践中，更多的案件在处理时采取了更灵活的做法。在“苹果图形”商标争议案[6]中，二审法院认为：“……作为皮具生产厂家的广东苹果公司应当对德士活公司的上述两引证商标有所认识，由此广东苹果公司仍然在第25类与服装相关商品上申请注册争议商标，应当认定其主观上具有恶意。”在“太阳神”商标争议案中，二审法院认为：“争议商标申请注册时，引证商标已达驰名程度，广西珍珠日用化工厂应当知悉引证商标的存在，争议商标与引证商标的文字相同，字体书写方式及特征极为近似，这更表明了争议商标的申请人具有模仿、攀附引证商标的故意，故应认定广西珍珠日用化工厂申请注册争议商标时具有恶意。”[7]在“MONDO及图”商标争议案[8]中，商评委认为：“北京蒙多体育公司系在明知意大利蒙多公司商标的情况下，将完全相同的文字在相同商品上进行注册，其行为违反了诚实信用原则，已构成恶意注册行为。”这一认定最后得到了二审法院的认可。
上述案例中，法院均是根据注册人明知驰名商标的存在，仍然申请注册相同或近似商标，即认定构成恶意注册，而未要求驰名商标权人提供其他证明恶意的证据。当然，通过观察可以发现，上述案例之所以可以如此判决，是因为争议商标与引证的驰名商标在商标标识上要么完全相同，要么具有极高的近似度。也就是说，在驰名商标标识本身具有较高的独创性，因巧合导致相同或近似的可能性较小时，可以依据争议商标与驰名商标相同或近似直接推定其注册具有恶意，而不必再借助其他恶意的证据。具体到本案中，“锦竹JINZHU及图”和“绵竹及图”两商标在读音和外观上具有一定差异，虽然代理人在论证时阐述了两商标诞生的时代背景，两商标在字形和创意上的近似已经足以使当时的消费者混淆，但单纯依据两商标的近似直接推定注册人的恶意似乎稍嫌不足。因此，本案又牵涉到以下的问题。
（二）商标受让恶意是否可以推定注册恶意
从文法上来理解，“恶意注册”由“恶意”和“注册”两个词构成，其中“恶意”是对“注册”的修饰，即该项内容是针对商标的“注册”行为进行审查，而非商标的“转让”、“许可”等其他行为。既然《商标法》第41条第2款规定“恶意注册”的，才不受5年限制，那么“转让”、“许可”等问题自然不能适用该条款。更何况，第41条规定是对商标可注册性的考察，商标转让、许可和使用等问题，不在商评委的管辖范围内。因此，严格遵循上述法律逻辑，则受让恶意与注册恶意无关，不能证明注册的恶意。在“太阳神”商标争议案中，一审法院即认为：“《商标法》第四十一条第二款中的恶意注册，应当指商标注册人的恶意注册行为，不应包括商标的恶意受让行为，本案对争议商标受让人是否存在恶意没有评判的必要，商标评审委员会对此认定有误，亦予纠正。”[9]同样，在“MONIHAO及图”商标争议案中，二审法院认为：“鉴于《商标法》第四十一条第二款关于‘恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制’的规定明确针对的是注册行为而非受让行为，故博内特里公司关于梦得娇公司受让争议商标的行为具有主观恶意的上诉主张缺乏法律依据，本院不予支持。”
严格适用法律固然不错，但若在本案中也如此，则驰名商标的权益将无法得到保护。本案争议商标申请注册于1984年，距提起争议申请时已近30年，要求剑南春公司用具体的证据来证明一个二十多年前的行为存在恶意，显然过于苛刻。更何况本案争议商标经过多次转让，其最初的注册人早已注销，很多资料因历史变迁已不可考，无疑加大了剑南春公司的举证难度。但有证据显示，争议商标第一次转让前，第一受让人就已经在从事“锦竹大曲”的生产销售，其与后来的受让人及宝松利公司一直有业务上的往来，可见宝松利公司受让争议商标就是为了从事侵权活动，其受让行为具有明显的恶意。宝松利公司一直在利用争议商标从事针对“绵竹及图”商标的侵权行为，并多次被相关工商机构予以查处，剑南春公司也曾多次提起商标侵权和不正当竞争之诉，虽然诉讼赢了却未能彻底消灭宝松利公司的侵权行为。在此种背景下，如果法院如前述案例一样狭义理解“恶意注册”，严格适用第41条第2款规定，在剑南春公司没有更多的证据证明争议商标原注册人注册恶意，而宝松利公司的恶意受让行为不能纳入“恶意注册”的考虑范畴的情况下，剑南春公司将无法通过商标争议使侵权商标归于无效，从而彻底消灭宝松利公司的侵权行为。宝松利公司完全可以通过关联公司之间的商标转让，利用争议商标继续从事侵权活动，而剑南春公司将疲于提起民事诉讼而陷入维权的困境中。
因此，笔者认为，从商标法的立法宗旨来看，“恶意注册”是对商标可注册性的考察，即对商标是否符合法律规定的注册条件的考察，其目的是为了防止他人通过不正当的手段取得商标专用权，而“受让商标”与“注册商标”同样属于商标获权的范畴，在我国商标法目前未对恶意受让商标进行明确规定的情况下，在认定是否构成“恶意注册”时应当适当考虑其转让的情况。对于受让争议商标具有明显恶意，以及通过转让和使用已经产生混淆误认，不能实现争议商标的区分功能而造成严重不良后果的，应认定其构成“恶意注册”。在本案中，一审法院即认为：“从争议商标的转让情况以及不同时期权利人的行为来看，可以证明争议商标申请注册之时即非善意，且现在争议商标已经成为原告及其他不良企图的人摹仿“绵竹”驰名商标的工具。”[10]该判决在认定构成“恶意注册”时，对争议商标的转让情况予以了考虑，从而维护了驰名商标权利人的合法权益。
（三）商标使用不当是否可以推定注册恶意
在许多涉及恶意注册问题的案件中，驰名商标权利人通常会提交侵权人不当使用争议商标，从事商标侵权活动的证据，或者提交其在包装、装潢等方面模仿驰名商标权利人产品的证据，来证明争议商标注册人的恶意。上述证据能否用来认定“注册恶意”呢？此问题与前面提及的受让恶意能否证明注册恶意的问题存在相似之处，严格按照法律条文来看，显然是不能的。商标争议程序是商标注册管理制度中的重要程序，是对不当注册或注册审查瑕疵的补救程序安排。商标使用与商标注册属于不同的法律行为，前者并不属于商评委的管辖范畴，即商评委并不审理商标侵权案件。同样，产品包装、装潢等方面的侵权行为属于《反不正当竞争法》所规范的内容，也不属于商评委的管辖范畴。对于这两个问题，在程序上权利人可以通过向工商局进行侵权投诉或提起侵权诉讼及不正当竞争之诉予以救济。
因此，对于当事人提交的商标侵权证据和其他不正当竞争的证据，商评委可以以其所涉及的问题不属于商评委管辖范围为由而不予审理，此处理方式在一定程度上也得到了法院的认可。比如在“哈豪”商标争议案[11]中，一审法院认为：“如果在实际经营活动中，第三人未将争议商标规范使用，而是通过变形、增减词汇等方式使用，则构成对商标的不规范使用行为，如果第三人故意将争议商标进行不规范使用，并与他人商标进行混淆，从而误导消费者，则构成侵权行为，他人可以通过民事诉讼途径加以解决。但是，本案涉及的是争议商标申请注册的行为是否合法有效的问题，上述问题不属于本案审理范围，原告可以另行解决该问题。”在“GAP”商标异议复审案[12]中，二审法院认为：“新恒利公司在使用宣传其被异议商标“GAP”时称其来源于美国，代表一种休闲、自然、舒适的气质。该事实是其使用被异议商标的行为，并不能证明被异议商标申请注册时有明显的恶意，而且对上述行为杰普公司可以通过提起民事侵权之诉予以救济，因此上述行为与被异议商标是否应予核准注册并无关联，对此本院不予以审查。”
上述商标注册问题与商标使用问题不能混为一谈的观点，其依据是我国法律对于商标注册和商标使用在管理上设置了不同的程序，商评委在管理权限上受到了此种程序设置的限制，因此不宜对商标侵权和不正当竞争行为予以评审。毕竟，商标专用权的取得来自于商标注册机关的核准，商标获权后的使用行为与商标的效力无关，不能因此否定其核准时是符合法律规定的注册条件的。但从另一方面来看，商标注册审查只是对商标可注册性的事前审查，商标的生命最终源于使用，一个注册商标是否真正具有区别功能，是需要经过市场检验的。而商标法必然是鼓励注册商标都能发挥其应有的功能，而不是期望注册有越来越多的死商标。因此，经过市场验证不能发挥其功能的注册商标，实际上并不符合商标的注册条件，更有撤销其专用权的必要。所以，商标法才设置了商标三年不使用的撤销制度，商标争议制度同样作为一种商标权的撤销制度，既然是商标注册程序的补救程序，如若完全割裂商标使用与商标注册的关系，无视实际使用中混淆误认的存在，继续维持相应商标的效力，显然不利于我国商标市场的健康发展。[13]
因此，在本案中一审法院采用了较灵活的做法，在认定构成“恶意注册”时适当考虑了争议商标的使用情况，对此一审承办法官这样解释：“在本案的整个审判过程中，经合议庭明示的情况下，原告始终未提交其正当、规范使用争议商标的相关证据。当一枚注册商标已经沦为一种侵权工具，司法机关究竟应当采取何种态度？笔者认为，保护一枚已经沦为侵权工具的商标绝非商标法的本意，司法机关应当通过审判，使这种假借主场商标实现侵权目的行为得到制止，以彰显商标法鼓励正当、规范使用注册商标的本意。”[14]
三、结语
“恶意注册”的理解和认定是适用《商标法》第41条第2款“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”规定的一个重点和难点问题，对于驰名商标权利人来说，注册恶意也是一个很难用直接证据证明的问题。“锦竹JINZHU及图”商标争议案在这一问题的处理上具有较强的代表性，其原因就在于，与以往的判例相比，本案的判决综合考虑了争议商标与引证商标的近似度，原商标注册人与驰名商标权利人处于同一地域，争议商标的多次转让情况，以及现权利人使用争议商标从事侵权行为等情况，从争议商标已经沦为侵权工具的角度，推定争议商标系恶意注册，符合《商标法》第41条第2款“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”的规定。正如本案一审承办法官所说，“本案较为特殊的判断方法，即由于商标注册时的行为人的主观状态很难举证，因此可参考争议商标注册后的使用行为推定其注册时的恶意。本案证据可以证明争议商标一直持续被历任商标所有人用于仿冒原告的引证商标或原告产品的包装装潢，法院将此作为推定争议商标注册之时的恶意的因素予以考虑。”[15]所以，本案的审理并没有严格恪守法条文本，而是从探究立法本意出发，充分发挥了司法审判的社会规范作用。这无疑是一种更积极、更有效的理解和适用法律条文的态度，有利的遏制了侵权行为，保护了当事人的合法权益，让当事人双方都心服口服，使本案得以经一审而结案，极大地节省了审判资源。（作者：庄晓苑 作者单位：北京超成律师事务所）
注释：
[1]由于2001年《商标法》第41条第2款“对恶意注册的，驰名商标所有人不受五年的时间限制”的规定，在2013年修正时并未变化，且本文中所有案例均发生于2013年《商标法》实施前，为了便于讨论，本文中所指的《商标法》条文均是指2001年《商标法》。
[2]“锦竹JINZHU及图”商标争议案被评为全国“2011-2012年度公众推选最具影响力的十件商标大事”之一，关于本案更详细的案情可以参见：赵君、陈敏．尽法律手段 依法维护企业商标权利——“锦竹JINZHU及图”商标争议及行政诉讼案纪实［Ｊ］．中华商标．2013（8）．
[3]见穆颖．驰名商标在相同商品上的司法保护［Ｊ］．人民司法．2013(10)．及杨静安．商标法修改实施前的驰名商标保护应适用现行法律——评“锦竹JINZHU及图”商标争议及行政诉讼案［Ｊ］．中华商标．2013(10)．
[4]从立法的角度来看，《商标法》第13条的构成要件并不包含注册人的主观状态，不要求其具有注册恶意即可认定，只要商标本身存在相同或近似的情况，不管是故意还是巧合，均应受到该条的规范。因而有学者认为，实践中应当将该条理解为注册或使用的商标与他人驰名商标相同或近似即可，而不必包括方式方法的限定，更不必限定在含有明知心里状态的复制、模仿和翻译行为方式上。
[5]见北京市高级人民法院 （2010）高行终字第1126号行政判决书。
[6] 见北京市高级人民法院 （2008）高行终字第266号行政判决书。
[7] 见北京市高级人民法院 （2005）高行终字第397号行政判决书。
[8] 见北京市高级人民法院 （2013）高行终字第633号行政判决书。
[9] 见北京市第一中级人民法院 （2005）一中行初字第203号行政判决书。
[10] 见北京市第一中级人民法院 （2012）一中知行初字第3359号行政判决书。
[11] 见北京市第一中级人民法院 （2010）一中知行初字第3109号行政判决书。
[12] 见北京市高级人民法院 （2010）高行终字第119号行政判决书。
[13] 对此问题的论述还可以见乔平．争议期限的认定［Ｊ］．商标确权行政审判疑难问题研究．2008．
[14]见穆颖．驰名商标在相同商品上的司法保护［Ｊ］．人民司法．2013(10)．
[15]见穆颖．驰名商标在相同商品上的司法保护［Ｊ］．人民司法．2013(10)．
11011502003002